Türkiye’de Marka Hukuku

Sınai Mülkiyet Kanunu (6769 sayılı) 22.12.2016 yılında kabul edilmiş,10.01.2017 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türk Patent ve Marka Kurumu mutlak ret nedenleri bakımından yapılan incelemeye açıklık getirmek amacıyla bir kılavuz yayımlamıştır. Nispi ret nedenleri bakımından yapılan incelemelere dair bir kılavuzun da  kullanmama savunmasının yapıldığı durumlarda Türk Patent ve Marka Kurumu yayına itiraz ve karara itiraz aşamalarındaki kararları daha tahmin edilebilir hale gelmiştir. Ayrıca, Türk Patent ve Marka Kurumu yakın zamanda tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını zorunlu kılan EPATS sistemi ile teknoloji ve daha yeni yazılım sistemleri kullanmaya başlamıştır. 

Uzun süren yargılama süreçleri nedeniyle SMK kapsamında karara bağlanan davaların birçoğu henüz İstinaf Mahkemelerine intikal etmemiş olduğundan, SMK ile getirilen yeni uygulamalar bakımından kılavuzluk edecek yerleşik İstinaf Mahkemesi içtihatları mevcut değildir. 

*Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun getirdiği en önemli yeniliklerden biri hiç kuşkusuz “sessiz kalma yoluyla hak kaybı”dır. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK ’da bu konuda bir hüküm bulunmuyordu. Ancak uzun yıllardır Yargıtay içtihatlarıyla bu kurum hukukumuzda varlığını sürdürmekteydi. SMK’nın yürürlüğe girmesiyle sessiz kalma yoluyla hak kaybı pozitif bir düzenlemeye kavuşmuştur. Sessiz kalma yoluyla hak kaybı, SMK m. 25 f. 6’da düzenlenmiştir: “Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez”.

SMK’nın yürürlüğe girmesinden önce konuya ilişkin yasal düzenleme olmadığından TMK m. 2’nin esas olduğu bir uygulama söz konusuydu. Dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı geniş bir uygulama alanına sahip olduğundan marka hukukunda dava hakkının kötüye kullanıldığı haller uygulama alanının kapsamı içindeydi. Ancak SMK m. 25 f. 6’nın yürürlüğe girmesiyle önceki durumun değiştiği açıkça görülmektedir.

*Marka Ayırımı

Ayırt edici gücü bulunmayan veya ayırt edici gücü zayıf olan bir kelime unsurunun aynı veya benzerinin başka bir markada bulunmasına dayandırılan karıştırılma olasılığı gerekçeli itirazların incelenmesinde, T sorunlu bir alan oluşturmaktadır. Türkiye’de özellikle gıda, eğitim ve telekomünikasyon sektörlerinde ayırt edici son derece zayıf veya hatta bulunmayan önceki tarihli kelime markaları gerekçe gösterilerek çok sayıda ilana itiraz dosyalanmakta ve bu itirazlar reddedildiğinde agresif koruma politikası benimsemiş marka sahipleri mahkemelerde hükümsüzlük istemli davalar açmaktadır.

Bu tip itirazların-davaların değerlendirilmesi aşamasında Tescil ofisinin hatalı değerlendirmesiyle tescil edilmiş markaların varlığı olacaktır. Mutlak ret nedenleri incelemesi yapan uzmanların hatalarıyla tescil edilmiş markaların sicildeki varlığı yadsınamayacak bir gerçektir. Bununla birlikte, hatalı değerlendirme sonucu tescil edilmiş markaların varlığı, onlara güçlü markalarmış gibi geniş koruma kapsamı sağlanacağı anlamına gelmemektedir. Bu tip markalar, itiraz halinde tescilli oldukları gerçeği kabul edilerek, ancak ayırt edici gücü zayıf markaların, koruma kapsamlarının görece sınırlı olduğu değerlendirmesiyle birlikte ele alınmalıdır.

Markaların kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnası sonucunda tescil edilmiş olabilecekleridir. Ayırt edici nitelikten yoksunluk, tanımlayıcılık ve ticaret alanında ortak kullanıma açık olma içerikli mutlak ret nedenlerinin istisnasını teşkil eden ve başvuru sahibi tarafından sunulan belgeler ışığında incelenen, kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik müessesi kapsamında, normal şartlarda mutlak ret nedenleri kapsamına giren bazı işaretlerin hukuka uygun biçimde tescil edilmesi mümkündür. Dolayısıyla, ayırt edici olmayan işaretler bu yolla tescil edilerek, sonradan ilana itiraz gerekçesi olarak öne sürülebilirler.

Ayırt edici gücü olmayan bir kelimenin unsurunun ayırt edici bir figüratif unsuruyla birlikte tescil edilmesinin mümkün olmasıdır. Ayırt edici bir şekil unsuruyla birlikte tescil edilmiş ayırt edici olmayan kelime unsurlarına dayandırılan itirazlar da, incelemede güçlük yaşanan sorunlu bir alan teşkil etmektedir. Şöyle ki, ilan ve karar aşamalarında bu husus belirtilmediği sürece, üçüncü kişilerin ve mahkemelerin korunan unsurun aslında ne olduğu yönünde bilgi sahibi olması mümkün değildir. Korunan unsurun ne olduğu ilan edilmediği sürece, marka sahiplerinin tescil ofisi tarafından aslında korunmaya değer bulunmamış kelime unsuruna dayanarak, haklarını üçüncü kişilere karşı haksız biçimde öne sürmesinin önü açık bırakılmaktadır.

Ayırt edici gücü zayıf olsa da, minimum tescil edilebilirlik şartını yerine getiren kelimenin tescil edilmesi ise olağandır. Buna karşın söz konusu durum, bu markaların koruma kapsamlarının geniş olduğu anlamına gelmemektedir ve bu tip markaların sınırlı koruma kapsamından yararlanması gerekmektedir.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) eşgüdümünde bir araya gelen AB üyesi ülkelerin marka tescil ofisleri konu hakkında bir Uyumlaştırma Programı yürütmüşlerdir. Programın sonunda Ekim 2014 tarihinde “Ayırt Edici Olmayan veya Zayıf Bileşenlerin Karıştırılma Olasılığına Etkisi” başlıklı bir Ortak Bildirge yayımlanmıştır.

*TP Kararlarının İncelemesi

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı sınai mülkiyet hakları ve geleneksel ürün adları ile ilgili işlemlere ilişkin ilgili dairenin nihai olarak almış olduğu kararlara karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde işlemlerin tarafı olan ve karar nedeniyle menfaati etkilenen kişiler tarafından yapılacak itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemlerini doğrudan Kurum Başkanına bağlı olarak yürütmekle görevlidir.

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı marka, patent, faydalı model,  tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları ile entegre devre topoğrafyalarına ilişkin kararlara karşı yapılan itirazlar ile tasarım, patent, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarında yayıma itirazların incelenmesi ile görevlidir.

Kurulun nihai kararlarına karşı, kararın bildiriminden itibaren iki ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir.

*Tecavüz Davalarında Tescile Dayalı Kullanım

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile Yargıtay’ın mülga 556 sayılı KHK dönemindeki içtihatlarıyla ortaya çıkan “tescilli markanın kullanımı tecavüz teşkil etmez” savunması ortadan kalkmıştır. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen Mart 2018 tarihli karar ile tescilli markanın kullanımının ihtiyati tedbir yolu ile engellenebileceği teyit edilerek, bu değişiklik desteklenmiştir.

10 Ocak 2017 tarihinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) yürürlüğe girmesi ile mülga olan Markaların Korunması Hakkındaki 556 sayılı KHK döneminde yerleşik Yargıtay içtihadına göre, daha eski tarihli bir markaya iltibas ve tecavüz yaratıp yaratmasına bakılmaksızın, bir kullanımının tescilli bir marka hakkına dayanması halinde, bu kullanımın tecavüz yaratmadığı kabul edilmekteydi.

Bu içtihadın sonucu olarak ise, tescilli markaya dayanan kullanım meşru kabul edildiğinden, tescilli hak bir savunma olarak ileri sürülebilmekte ve tescilli marka ile yaratılan iltibas aleyhine ihtiyati tedbir alınamamakta, açılmış olan tecavüz davaları reddedilmekteydi. Dolayısı ile marka hakkına tecavüz edildiğini iddia eden önceki tarihli marka sahibinin öncelikle sonraki marka tescili aleyhine hükümsüzlük davası açarak bu tescilin sicilden terkinini sağlaması, daha sonra marka hakkına tecavüz davasını açması gerekmekteydi.  Bu halde bile önceki tarihli marka sahibi hükümsüzlük davası boyunca kullanımı engellenemeyen mütecaviz markadan zarara uğramaya devam etmekte, markası hükümsüz kılınan davalının markasının tescilli olduğu dönemdeki kullanımlarının marka hakkına tecavüz yaratmadığı kabul edildiğinden, bu dönem için tazminat elde etmek de mümkün olmamaktaydı.

Yargıtay’ın bu içtihadı, önceki tarihli markaya tecavüz durumunda tecavüzün ihtiyati tedbir gibi geçici koruma yöntemleri ile önlemesinde gecikmelere neden olmakta; bu durum marka hakkına tecavüz fiillerini gerçekleştirenler tarafından da kötüye kullanılmakta,  marka hakkına tecavüz iddialarına karşı kötüniyetli tescillerine dayanılarak savunmada bulunabilmekteydiler. Bu nedenle Yargıtay’ın anılan içtihadı yoğun olarak eleştirilmekteydi.

SMK’nın yürürlüğe girmesiyle beraber, Yargıtay içtihatlarıyla oluşturulan “Tescilli bir markanın kullanımı tecavüz teşkil etmez.” prensibi de ortadan kalkmıştır.

SMK’nın 155. maddesi “Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınaî mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.” hükmünü haiz olup, bir markanın (ya da başka bir hakkın) tescilli olmasının önceki hak sahiplerinin açtığı tecavüz davasında bir savunma olarak ileri sürülemeyeceğini açıkça hüküm altına almıştır.

SMK ile getirilen bu düzenleme çok yeni olduğundan ilk derece mahkemeleri nezdinde hükmün uygulanması konusunda biraz çekingen davranılmakla birlikte İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi 14 Mart 2018 tarihli çok güncel bir kararında önündeki uyuşmazlık konusuna SMK’nın 155. maddesini açıkça uygulamış ve ilgili tescilli markanın kullanımının tedbiren önlenmesine karar vermiştir.

Bu karar SMK’nın yerleşik Yargıtay içtihadının aksi yönündeki 155. maddesinin uygulanmasına ilişkin ilk ve en önemli kararlardan bir tanesidir. Bölge Adliye Mahkemesi kararı, artık sadece tescilli bir hakka sahip olunmasının davalı lehine bir sonuç doğurmayacağına ve yerel mahkemelerin de SMK’nın 155. maddesini dikkate alınmak suretiyle tescilli bir hak yokmuş gibi yargılama yapması, şartların varlığı halinde ihtiyati tedbire de hükmedilmesi gerektiğine dair açık bir göstergedir. Bu karar özellikle kötüniyetli marka tescillerine dayanarak tescilli marka kullanımı savunması yapılan davalar bakımından büyük önem taşımaktadır.

SMK’nın 155. maddesi kapsamındaki düzenleme ile artık tescilli marka ya da sair hakların daha önceki tarihli haklara karşı bir savunma olarak ileri sürülemeyeceği ve hakka bile dayansa, kullanımların engellenebileceği bilinmelidir.  Dolayısı ile marka başvurusu yaparken önceki tarihli benzer markaların tespitine yarayan tescil edilebilirlik araştırmasına başvurulmalı, benzer markaların tespiti halinde kullanım başlamadan hukuki görüş alınmalıdır.

*Jenerik Markalar

Marka hukukunda “jenerik isim” ile kastedilen, en basit tabirle, sunulan ürün veya hizmetin doğrudan kendisine işaret eden, ilgili ürün veya hizmetin yaygın ismi haline gelmiş adlandırmalardır. Bazen başlangıçta ayırt edici olan, aslında marka olan bir isim zaman içinde tüketiciler tarafından ilgili ürün veya hizmeti tanımlamak için kullanılan, jenerik bir isim haline gelebilir. Diğer bir ifadeyle, başlangıçta ayırt edici olan bir marka, zamanla jenerik hale gelebilir. Ancak belirtilen durum bu yazımızın konusu dışındadır. Bazen de söz konusu isim, sunulan ürün veya hizmetin yaygın adı olması nedeniyle daha baştan itibaren jenerik bir isim olduğundan marka işlevi bulunmayabilir. Hemen her ülkenin marka mevzuatı, jenerik isimlerin marka olarak tescil edilemeyeceğine veya tescil edilmişse iptal edilebileceğine/hükümsüz kılınabileceğine ilişin düzenlemeler içermektedir. ABD’de ise jenerik isimlerin federal marka olarak tescili hiçbir koşulda mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle, jenerik isimler için kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik istisnasına dayalı bir tescil imkanı da bulunmamaktadır.

Bu açıklamaların ardından, ABD'de dava konusu olayın Yüksek Mahkeme’nin önüne gelene kadarki geçmişini kısaca aktaralım. Otel rezervasyonu hizmetleri sunan dijital bir seyahat şirketi olan ve booking.com[1] ismiyle faaliyet gösteren Booking.com B.V. şirketi, “booking.com” ibaresinin ABD’de federal düzeyde marka olarak tescili için Amerikan Patent ve Marka Ofisi’ne (USPTO) dört ayrı başvuruda bulunmuştur. Başvurular seyahatle bağlantılı hizmetlere yöneliktir. Her bir başvuru farklı görsel özelliklere sahip olmakla birlikte tümü “booking.com” ibaresini ortak olarak içermektedir. Başvuruyu inceleyen uzman ve devamında USPTO Temyiz Kurulu “booking.com” ibaresinin online otel rezervasyonu hizmetleri için jenerik bir isim olduğu sonucuna ulaşmış ve başvurunun reddine karar vermiştir. USPTO Temyiz Kurulu’na göre “booking” kelimesi seyahat rezervasyonu yapmak anlamına gelmektedir ve “.com” ibaresi de ticari bir internet sitesini göstermektedir. Kurula göre tüketiciler booking.com ibaresini esasen seyahatler, turlar ve konaklamalar için online rezervasyon hizmetine işaret eder şekilde anlayacaklardır. Alternatif olarak, “booking.com” ibaresinin tanımlayıcı olduğu (jenerik değil) kabul edilse dahi, ibare yine tescil edilebilir nitelikte değildir, çünkü ikincil bir anlam içermemektedir.

* Kullanmama Savunması

SMK’nın 7. maddesi uyarınca bu kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilmektedir. Ancak tescil, bir marka hakkı sahibinin o markadan doğan haklarını korumak ve gerektiğinde üçüncü kişilere karşı ileri sürebilmek için gerekli olmakla birlikte, her zaman tek başına yeterli değildir. Nitekim SMK’nın 9. maddesi uyarınca, tescilli olan bir markanın, tescil edildiği mallar ve/veya hizmetler üzerinde Türkiye’de ciddi şekilde kullanılması gerekmektedir. Ancak markanın, tescil edildiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde ciddi şekilde kullanılmaması veya kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilmesi halinde, bu markanın iptali gündeme gelebilecektir. SMK’da aranan bu kullanım şartına bağlı olarak, SMK’nın 19/2 maddesinde, SMK’nın 6/1 maddesine dayanılarak yapılan itirazlarda, itiraza gerekçe gösterilen markanın en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraza dayanak gösterilen mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğunun ispat edilmesinin talep edilebileceği düzenlenmiştir. SMK’nın 25/7 maddesi ve 29/2 maddesi uyarınca ise, SMK’nın 19/2 maddesinde yer alan kullanmama savunmasının eğer şartları varsa hükümsüzlük ve tecavüz davalarında da ileri sürülebileceği hüküm altına alınmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kullanmama savunmasının yalnızca yayıma itiraz sürecinde ve hükümsüzlük veya tecavüz davalarında, kanunda aranan şartların varlığı halinde ileri sürülebileceğidir. Öte yandan, kullanmama savunmasını marka hakkına tecavüz iddiasına dayanan hukuk ve ceza davaları açısından ise ikili bir ayrıma tabi tutmak gerekmektedir. Zira SMK’nın “Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller” başlıklı 29. maddesinin 2. fıkrasında, “19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır.” denilerek kullanmama savunmasının marka hakkına tecavüz iddiasına dayanan hukuk davalarında def’i olarak öne sürülebileceği açıkça kabul edilmiş iken, SMK’nın “Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler” başlıklı 30. maddesinde bu yönde herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle, uygulamada “markanın kullanılmamasının hukuka uygunluk nedenlerinden biri olup olmadığı ve bunun ceza mahkemeleri tarafından re’sen değerlendirilip değerlendirilemeyeceği” sorunu gündeme gelmiş ve bu konuda farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bir görüşe göre, ihlal edilen markanın iptal koşullarının oluşması nedeniyle açılmış bir iptal davası varsa bu davanın sonucunun ceza mahkemesi tarafından beklenmesi gerekmektedir. Bir diğer görüşe göre ise, marka suça konu emtia veya hizmette beş yıl boyunca kullanılmamış ise marka hakkına tecavüz nedeniyle yürütülen soruşturmada veya açılan davada fail bu yönde bir savunma yapar ve kullanmamadurumu kanıtlanırsa failin eylemi hukuka uygun hale gelecektir. İptal davası için ilgililere süre verilmesine ve bunun sonucunun beklenmesine gerek yoktur. Güncel bir davada, mahkeme tarafından katılan şirkete ait marka TÜRKPATENT nezdinde dava konusu ürünler bakımından tescilli ise de, marka beş yıldan uzun süredir tescilli olup Türkiye’de dava konusu ürünler bakımından son beş yıl içerisinde kesintisiz bir kullanımı bulunmadığı için bu hususun ceza mahkemesi tarafından re’sen nazara alınacağı ve marka hakkına tecavüz suçunun koşullarının oluşmayacağı ancak ürünlerin taklit olması nedeniyle haksız rekabet hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Bu noktada öncelikle belirtilmesi gereken husus, kullanmama savunmasının SMK’da açıkça “def’i” olarak düzenlenmiş olduğudur. Ancak yukarıda anılan olayda ceza mahkemesinin adeta bir hukuk mahkemesi gibi markanın kullanılıp kullanılmadığı konusunda değerlendirme yapması, kullanmama savunmasını def’i değil, itiraz gibi dikkate alması, markanın iptal koşullarının oluştuğu ve iptal kararının verilmesine de gerek olmaksızın bunun bir hukuka uygunluk nedeni olduğu kanaatiyle marka hakkına tecavüz suçunun koşullarının oluşmadığını ifade etmesi kanaatimizce hatalı olmuştur. Zira itirazdan farklı olarak, def’i bir hak olduğu için sadece hak sahibi tarafından ileri sürülebilir; ileri sürülmediği sürece hakim tarafından re’sen dikkate alınamaz; bir hakkı sona erdirmez ve sadece onun ifasını engeller. Kullanmama savunması SMK’nın açık düzenlemesi sonucunda marka hakkına tecavüz iddiasına dayalı hukuk davalarında belirli şartlar altında ilgili tarafça def’i olarak ileri sürülebilecek olan bir husus olup, ceza davaları bakımından soruşturma veya kovuşturma aşamasında ileri sürülebilecek bir husus olmadığı gibi, savcı veya ceza mahkemesi tarafından re’sen dikkate alınabilmesi de mümkün olmamalıdır. Aksi yorumlar kanun koyucunun iradesini aşmaktadır. Nitekim SMK’nın 25/7 maddesi ve 29/2 maddesi uyarınca, SMK’nın 19/2 maddesinde yer alan kullanmama savunmasının eğer şartları varsa hükümsüzlük ve tecavüz davalarında da ileri sürülebileceği açıkça düzenlenmiştir. SMK’nın 30. maddesinde herhangi bir atıf bulunmadığından bu savunmanın ceza davalarında dikkate alınmaması gerekmektedir. Öte yandan, ceza davasını etkileyecek bir iptal davası bulunması durumunda, marka hakkında geçmiş yönelik iptal kararı verilmesi söz konusu fiili marka hakkına tecavüz suçu olmaktan çıkarabilecek nitelikte olduğundan, bu hususun ceza mahkemesi tarafından bekletici mesele yapılması isabetli olacaktır.

* Renk ve Ses Markası Tescili

Fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının AB’de geçerli olan koruma düzeyine denk bir biçimde korunabilmesi için, 556 sayılı MarkKHK hükümlerinin yorumlanmasında, 89/104 sayılı AB Direktifi4 ve 40/94 sayılı AB Tüzüğü hükümlerinin ve bunlarla ilgili olarak, AB Adalet Divanı’nın Roma Antlaşması m.234 (eski m.177) çerçevesinde verdiği kararların gözönünde bulundurulması gerekir. Bu nedenle konunun incelenmesinde AB’nin 89/104 sayılı Direktifi ve 40/94 sayılı Tüzük hükümleri ile AB Adalet Divanı kararları incelenmiş, ayrıca çeşitli hukuk sistemlerindeki gelişmelere de değinilmiştir. Özellikle son birkaç yılda Alman Federal Mahkemesi (BGH) ile AB Adalet Divanı (EuGH)’nın soyut renk, ses ve üç boyutlu markalara ilişkin kararlarındaki yoğunluk dikkat çekicidir. Bu nedenlerle çalışmamız, soyut renk, ses ve üç boyutlu markalar ile sınırlanmıştır. 

Bu durum Türkiye'de 6769 sayılı SMK ile getirilen başlıca değişikliklerden bir tanesi geleneksel olmayan markaların ve bilhassa renk markalarının tesciline ilişkindir. SMK öncesinde de uygulamada renk markalarının tescili mümkün olmakla birlikte, başvuru formunda başvurunun renk markası için yapılmış olduğu ve uluslararası alanda tanınan renk kodunun belirtilmesi mümkün değildi. Dolayısı ile renk kodu ancak ayrı bir dilekçe ile sunulabiliyor, başvurusunun/tescilin renk markası için yapılmış olduğu kayıtlarında özel olarak belirtilmiyor, bu markalar kayıtlarda “şekil markaları” olarak nitelendiriliyordu. Bu durum uygulamada karışıklıklara yol açmakta ve markanın renk markası olduğu ancak ihtilafa düşülmesi durumunda başvuru sahibi tarafından iddia edilebilmekteydi. SMK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte, geleneksel olmayan markalar ve aynı zamanda renk markalarına ilişkin uygulamalar değişmiş ve Pantone kodu belirtilerek başvurunun renk markası için yapıldığının başvuru formunda belirtilmesi mümkün hale gelmiştir. Buna göre, bu tür başvurularda başvurunun renk markası için yapıldığı ve Pantone kodu (kodları) formda açıkça belirtilmeli ve tescil edilmek istenen renk marka örneği için ayrılmış olan alanda gösterilmelidir. Marka örneği için ayrılan alanın hiçbir şekilde beyaz boşluklar bırakılmadan tam olarak doldurulması ve çerçevelenmemiş olması gerekmektedir. Renk markalarının ayırtediciliğine ilişkin yapılan değerlendirmenin “Tek renkten oluşan markalar” için farklı, “Renk kombinasyonundan oluşan markalar” için farklı şekilde yapılması gerekir. Birden fazla rengin bileşiminden oluşan markalar ile kıyaslandığında tek renkten oluşan markaların ayırt ediciliğinin daha düşük olduğu kabul edilmektedir. Bu bakımdan, Kurum’un önceki uygulamaları ile benzer şekilde, çoğunlukla bu tür markaların kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmış olduğunun yeterli delille ispatlanması gerekmektedir. Bununla birlikte, geleneksel markalara ilişkin olarak kabul edilene benzer bir yaklaşımla; sektörde yaygın olarak kullanıldıkları durumlarda veya markanın kullanıldığı mallar/hizmetler bakımından tanımlayıcı oldukları durumlarda (Örneğin limon aromalı ürünleri çağrıştıran “sarı” renk veya nane aromaları ürünleri çağrıştıran “yeşil” renk), renklerin sıklıkla belirtilen mallar/hizmetler bakımından tanımlayıcı oldukları kabul edilmektedir. Ayrıca, Marka İnceleme Kılavuzu’nda belirtildiği üzere; “renkler üzerinde geniş bir tekel hakkı verilmesi dengeli bir rekabet sistemi ile bağdaşmayacaktır. Çünkü bu durum, tek bir işletme için haksız bir rekabet üstünlüğü yaratma etkisine sahiptir. Bu nedenle rengin tescile konu edilen mal/hizmetlerle aynı türde mal/hizmetler için diğer işletmeler tarafından kullanımının haksız yere kısıtlanmaması açısından kamu yararı gözetilmelidir.”

Belirtilenler doğrultusunda, Türkiye’de Kurum nezdinde tek bir renk için başvuruda bulunmak mümkün olsa da, önceki uygulamaya benzer şekilde bu tür başvurular genellikle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından re’sen reddedilmekte ve ayırtedicilik kazandıkları yeterli kanıtla ispat edilmediği sürece, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi nezdinde yapılan itiraz sonucunda başarılı olunması da zor olmaktadır. Renk bileşiminden oluşan markalara ilişkin olarak ise; bu tür markaların ayırt edici olup olmadıkları belirlenirken; Renk bileşiminin ilgili mal ya da hizmetler için ilgili sektörde yaygın kullanımının bulunup bulunmadığı; ilgili mal ya da hizmetler için işlevsel bir niteliğinin bulunup bulunmadığı; renklerin sadece dekoratif birer unsur olarak algılanıp algılanmadığı ürünün kaynağını gösterme niteliği açısından ilgili tüketici kitlesi üzerinde ilk bakışta bıraktığı etki ve izlenim. göz önünde bulundurulmaktadır. Ek olarak; zorunlu olmamakla birlikte, başvuru sahiplerine renk bileşimini oluşturan renklerin yerleşimi ve dağılım oranını da belirtmeleri tavsiye edilmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumunda Marka İnceleme

Kılavuz Marka başvurularının mutlak ret sebepleri dahilinde incelenmesi kriterlerini açıklamaktadır. Kılavuz, 2011'den bu yana yürürlükte olan bir önceki kılavuzu güncellemeyi, SMK’da belirtilen mutlak ret gerekçelerini netleştirmeyi ve Kurum kararlarının yeknesaklığını sağlamayı amaçlamaktadır. Kılavuz, Kurum ve Mahkeme kararlarını ve ayrıca AB'deki son gelişmeleri içeren çok sayıda örnek içermektedir. Özellikle tanımlayıcılık ile ilgili Madde 5/1(c) ve önceki tarihli marka veya marka başvurusu ile ayırt edilemeyecek derecede benzerliği düzenleyen Madde 5/1(ç) birçok örnek verilmek suretiyle tartışılmıştır. Kılavuz çok sayıda detay ve örnek içermekle birlikte, önemli noktalar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Markaların sicilde gösterilmesiyle ile ilgili olarak, sicilde grafik gösterin şartı kaldırıldığı için ses markası başvuruları kapsamında video ve ses kayıtlarının yüklenmesinin yeterli olacağı belirtilmiştir. Ayrıca, renk markaları açısından, ilgili renk örneği bölümünün tamamen doldurulması ve “Pantone” renk kodunun mutlaka belirtilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

• “Tanımlayıcılık” ve “ayırt edicilik” ile ilgili olarak, marka başvurularının değerlendirilmesi esnasında dikkate alınacak temel kriterler açıklanmış ve i) tescil başvurusu yapılan markanın, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler ile beraber değerlendirilmesi gerektiği, ii) başvurunun bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, iii) hedef tüketicilerin algısının da değerlendirme kapsamında göz önüne alınması gerektiği vurgulanmıştır. 

• Ek olarak Kılavuz, kelime markaları, sloganlar, şekil markası, renk markaları, renk kombinasyonu markaları, ses markaları, hareket markaları ve INN içeren markalar da dahil olmak üzere diğer markalar hakkında örnekler içermektedir. 

• Önceki tarihli marka veya marka başvurusu ile ayniyet derecesinde benzerlik ile ilgili olarak, aynı veya ayırt edilemeyecek derece benzer olan markalar için Kurum tarafından re’sen değerlendirme yapılacağı belirtilmiş, i) eğer başvuru iki kelimeden oluşan bir kombinasyon markası ise bunların yarattığı genel izlenimin dikkate alınacağı, ii) eğer başvuru iki kelimeden oluşan bir kombinasyon markası ise ancak bu kelimelerden biri tanımlayıcı ise, değerlendirmenin ayırt edici unsurlar üzerinden yapılacağı iii) korumanın kapsamı belirlenirken markaların ayırt edicilik seviyelerinin düşük-orta-yüksek şeklinde belirlenip buna göre değerlendirme yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

• Markaların ayniyet derecesinde benzerliği noktasında OPTİMUM, GLOBAL, STAR, BY, THE, MY, GROUP, EURO, PLUS, SMART, EXTRA, PURE, SOFT, LIFE gibi kelime unsuru içeren markalara dair örnekler verilmiştir.

Kılavuz’un yayımının ardından geçen kısa sürede, Kılavuz’un uygulamanın şekillenmesine ve Kurum’un kararlarının, özellikle Yeniden İnceleme Kurulu nezdinde yeknesaklığın sağlanmasına katkısı olduğu gözlemlenmektedir. Kurum şu an Kılavuz’un ikinci kısmını oluşturacak olan marka tescilinde nispi ret nedenleriyle ilgili bölüm üzerinde çalışmaktadır ve ilgili bölümün yayınının 2020’nin ikinci ya da üçüncü çeyreğinde yapılacağı tahmin edilmektedir. Bu ikinci kılavuzun da hem uygulayıcılara hem de yetkili mercilere rehberlik ederek uygulamaya yardımcı olacağını ve Kurum tarafından verilen kararların kalitesini artıracağı öngörülmektedir.